L’action en contrefaçon : mode d’emploi

Vous avez déposé une marque et pensez être victime d'une contrefaçon ?

Afin de faire respecter vos droits, vous avez la possibilité d’agir en justice par le biais d’une action spécifique : l’action en contrefaçon.

La contrefaçon n’est pas anecdotique : en 2013, la douane française a saisi 7,6 millions d’articles. Il s’agit donc bien d’un phénomène d'une ampleur considérable, affectant tous les secteurs économiques.

Si vous avez déposé un brevet, notez que nous n'aborderons pas ici la contrefaçon de brevet.

Mini-sommaire :

1- Qu’est-ce qu’une contrefaçon de marque ?

2- Action en contrefaçon : devant quel tribunal ?

3- Qui peut intenter une action en contrefaçon ?

4- A quel moment faut-il agir ?

5- Pourquoi agir en contrefaçon ?

     L’action en contrefaçon : comment défendre sa marque

Qu’est-ce qu’une contrefaçon de marque ?

La contrefaçon est une pratique anti-concurrentielle, visant, pour un tiers, à bénéficier de la réputation de votre marque à votre insu.

Il s’agit plus précisément de la reproduction, de l’usage et de l’apposition de votre marque (ce peut être un logo), et ce sans votre autorisation, quel que soit le support de reproduction.

Il s'agit également de l'imitation de la marque, dès lors qu’il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

Action en contrefaçon : devant quel tribunal ?

La contrefaçon constitue un délit qui peut être poursuivi pénalement devant le tribunal correctionnel ou civilement devant un Tribunal de Grande Instance (TGI).

Dans ce dernier cas, seuls 10 TGI sont compétents en matière de contrefaçon de marque (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Rennes, Strasbourg et Fort-de-France).

Qui peut intenter une action en contrefaçon ?

L’action appartient au titulaire de la marque déposée ainsi qu’au licencié exclusif.

La licence exclusive assure au licencié d’être le seul sur le territoire concerné à exploiter la marque en relation avec les produits et services revendiqués.

Il faut distinguer deux cas de figure :

  • Le licencié exclusif ne pourra agir que si le contrat de licence a été publiée au registre national des marques, si le contrat de licence ne le lui interdit pas et si le licencié exclusif a mis en demeure le titulaire de réagir et ce, sans résultat. Lorsque le licencié exclusif a agi, le titulaire de la marque peut toujours se joindre à l’action.
  • Le licencié simple (d’autres licenciés existent sur le même territoire) ne peut pas agir sur le terrain de la marque. Tout au plus, si le titulaire a agi, il pourra se joindre à l’action pour réclamer la réparation de son préjudice sur le terrain de la concurrence déloyale.

 A quel moment faut-il agir ?

Vous avez 5 ans à partir du moment où vous avez eu connaissance des actes commis en violation de vos droits pour agir en contrefaçon (3 ans s’il s’agit d’une action pénale). Ne tardez donc pas pour respecter les délais de prescription de l’action en contrefaçon ? 

Avant d’agir, vous devez vous assurer que votre présumé contrefacteur ne possède pas de droits antérieurs aux vôtres sur ladite marque.

A noter : vous ne pouvez agir en contrefaçon que contre des actes ayant eu lieu après la publication de votre demande d’enregistrement de marque au BOPI (Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle).

Pourquoi agir en contrefaçon ? 

En cas de contrefaçon, les investissements que vous avez réalisés seront utilisés par un tiers qui cherchera à s'appuyer sur votre visibilité pour promouvoir des produits qui seront souvent de moins bonne qualité.

La contrefaçon peut donc nuire à l’image que votre marque a acquis auprès de vos clients et ainsi porter atteinte au développement de votre entreprise.

L'action en contrefaçon présente un triple intérêt, en cas de jugement favorable :

  • Etre indemnisé du préjudice subi par l’obtention de dommages et intérêts
  • Faire cesser les actes de contrefaçon
  • Retirer les produits du marché, par l’intermédiaire d’une saisie.

Votre marque vous appartient : défendez vous, et ne laissez personne l’utiliser sans votre consentement. En cas de doute, n’hésitez pas à vous adresser un l’un de nos avocats partenaire spécialisés dans le droit de la propriété intellectuelle.

Mise à jour : 26/06/2016

Rédacteur : Amélie Simon, diplômée de l’université Lyon II. Amélie est spécialisée dans les problématiques liées à la propriété intellectuelle et la création d’entreprise. Sous la direction de Pierre Aïdan, docteur en droit et diplômé de Harvard.

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